Contratos de transferência de tecnologia - Mais informações
Além de proteger os seus ativos, é possível que você queira licenciá-los para uma empresa, ou então obter uma licença para impulsionar seu negócio. Pode ainda preferir adquirir conhecimentos não amparados por direitos de propriedade industrial. Para que estas transações sejam seguras e permitam a realização do pagamento ao exterior, existem contratos que devem ser averbados e/ou registrados no INPI.
Os tipos de contratos existentes são as cessões e os licenciamentos de patentes, desenhos industriais e marcas, além de assistência técnica e do fornecimento de tecnologia (know-how). Também são registradas as franquias empresariais, garantindo assim um acordo seguro e conferindo validade perante terceiros. Estes são os assuntos a serem explicados nesta página.
Licenciamento ou cessão de direitos, aquisição de conhecimento e franquia
Este item apresenta os requisitos para os seguintes tipos de contratos:
1) Licença para Uso de Marca: contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, em tempo determinado, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil.
2) Cessão de Marca: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil.
3) Licença para Exploração de Patente: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o pedido ou patente concedida.
4) Cessão de Patente: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o direito o pedido ou patente concedida.
5) Licença Compulsória de Patente: é uma solicitação para suspensão temporária do direito de exclusividade do titular da patente depositada ou concedida noBrasil, identificando o direito de propriedade industrial, de acordo com os artigos 68 a 74 da Lei nº 9.279 de 1996.
6) Licença para Exploração de Desenho Industrial: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Desenho Industrial.
7) Cessão de Desenho Industrial: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Desenho Industrial.
8) Licença de Topografia de Circuito Integrado: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado.
9) Cessão de Topografia de Circuito Integrado: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado.
10) Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado: é uma solicitação para suspensão temporária do direito de exclusividade do titular do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado, identificando o registro de Topografia de Circuito Integrado concedido no Brasil, de acordo com os artigos 47 a 54, da Lei nº 11.484, de 2007.
11) Franquia: Envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 3º da Lei de Franquia (nº 8955/1994). A Circular de Oferta deverá conter o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”; situação perante o INPI das marcas e/ou patentes envolvidas. A Circular de Oferta de franquia deverá ser entregue ao franqueado até 10 dias antes da assinatura do contrato.
12) Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How). Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador (software), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.609/98.
13) Serviços de Assistência Técnica e Científica: contratos que visam a obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados.
Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279/96, os serviços técnicos especializados são dispensados de registro pelo INPI, conforme a lista de serviços contida na Resolução nº 156/2015.
Saiba quais são os documentos necessários para requerer a averbação/registro dos contratos.
Como pedir o serviço
O pedido deve ser feito por meio do Formulário Eletrônico de Contratos de Tecnologia - e-Contratos. Para mais informações sobre o requerimento eletrônico, acesse o Manual do Formulário Eletrônico de Contratos de Tecnologia no passo 4 do Guia Básico.
O Sistema e-Contratos encontra-se disponível no sítio eletrônico do INPI no link https://gru.inpi.gov.br/contrato/
Como funciona o processo de averbação e/ou registro
Ao protocolar um requerimento de qualquer natureza no INPI (averbação/registro de contrato, fatura, petição ou consulta), o usuário recebe uma numeração definitiva do seu pedido, conforme especificado na Resolução nº 135/2014. Esse requerimento poderá ser reconhecido (código 150 de notificação da Revista da Propriedade Industrial - RPI) ou ser considerado inexistente (código 140 na RPI).
São considerados requerimentos inexistentes (código 140 na RPI) aqueles cujos documentos apresentados pelo usuário não atendam às disposições definidas pela IN nº 70/2017 e/ou quando a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao pagamento pela retribuição pelos serviços não for conciliada. Neste caso, o usuário deve protocolar um novo requerimento, observando os requisitos necessários para o reconhecimento do pedido.
Os requerimentos reconhecidos (código 150 de notificação da RPI) seguem para decisão da área técnica do INPI. A decisão é publicada em até 30 dias, contados a partir do dia subsequente à notificação na RPI. A decisão da área técnica pode ser pelo deferimento, solicitação de cumprimento de exigência ou ainda indeferimento dos requerimentos.
O deferimento dos requerimentos, que implicam em emissão do Certificado de Averbação, é notificado na RPI com o código 350. O documento expedido pelo INPI é disponibilizado em meio digital. Para emitir os certificados, acesse a Busca Web.
As respostas às consultas formuladas à área de Contratos também são notificadas na RPI, por meio do código 155, e são acompanhadas de carta disponibilizada no sistema Delivery, através do Busca Web.
Atenção: A partir da RPI 2426 de 04/07/2017, todas as cartas serão disponibilizadas somente pelo Busca Web, para o login que realizou o protocolo da petição, no sistema e-Contratos, ou para o login da empresa requerente no Faça uma Busca, no portal do INPI.
A partir de 4 de julho, as solicitações de Fotocópia também não serão mais entregues impressas em papel, sendo realizadas exclusivamente pelo sistema Peticionamento Eletrônico, e disponibilizadas pelo Delivery para o login que emitiu a GRU, ou para o login da empresa requerente no serviço Faça uma Busca, no portal do INPI.
O prazo para cumprimento das exigências é de 60 dias corridos, contados a partir do dia subsequente à data da publicação da notificação do código 145 na RPI. Caso não sejam cumpridas as exigências no prazo (ou caso não seja solicitada pelo requerente a prorrogação do prazo para o cumprimento das exigências), os requerimentos são arquivados e notificados com a publicação do código 185 na RPI.
Os requerimentos podem ainda ser indeferidos pela área técnica do INPI por não atenderem às normas e procedimentos em vigor, sendo esta decisão notificada por meio do código 130 para o caso dos requerimentos de averbação e código 135 para quaisquer petições indeferidas. Nestes casos, o interessado pode apresentar recurso ao presidente do INPI em até 60 dias, contados a partir da publicação na RPI, por meio de petição, esclarecendo as razões que fundamentam a discordância da decisão.
O recurso interposto é notificado por meio do código 210 na RPI para manifestação de terceiros no prazo de até 60 dias corridos, contados a partir do dia subsequente à data da publicação. A decisão do recurso é notificada, por sua vez, pelo código 272.
Todas as manifestações dos usuários (como solicitações de prorrogação de prazo, cumprimento de exigência, recursos, apresentação de aditivo e informações complementares) devem ser feitas por meio de petição eletrônica protocolada no sistema e-Contratos.
No caso de deferimento do requerimento, será expedido o certificado de averbação e notificado pela publicação do código 350 na Revista da Propriedade Industrial (RPI). O documento expedido pelo INPI será disponibilizado em meio digital. Para acessar os certificados, acesse a Busca Web.
Procedimentos por tipo de petição (serviços)
Este item apresenta os tipos de petições e seus propósitos:
1) Consultas: petição para solicitar análise prévia de contrato, fatura ou aditivo, ou solicitar esclarecimentos (clique aqui para procedimento detalhado)
2) Alteração de Certificado/averbação de Aditivo: petição para solicitar alteração em certificado vigente (pedidos que foram publicados como registros, nova data de vencimento, etc), ou petição para envio de Aditivo (clique aqui para procedimento detalhado)
3) Alteração de Certificado (dados cadastrais): petição para solicitar alteração nos dados das empresas, constantes em um certificado vigente (clique aqui para procedimento detalhado)
4) Retificação de certificado por erro do INPI: petição para solicitar correção de dado, por erro do INPI, em certificado vigente (clique aqui para procedimento detalhado)
5) Recurso: petição para solicitar, ao Presidente do INPI, recurso contra decisão publicada (clique aqui para procedimento detalhado)
6) Certidão: petição para solicitar resposta oficial, acerca dos processos existentes onde uma empresa participe como contratante (clique aqui para procedimento detalhado)
7) Segunda via de certificado: petição para solicitar segunda via de certificado emitido (clique aqui para procedimento detalhado)
8) Desistência de pedido/Arquivamento de processo: petição para solicitar desistência de pedido que ainda não tenha certificado, ou para solicitar arquivamento de processo com certificado (clique aqui para procedimento detalhado)
9) Cumprimento de exigência: petição para enviar as informações, documentos ou procedimentos solicitados em publicação de exigência (clique aqui para procedimento detalhado)
10) Cumprimento de exigência em grau de recurso: petição para enviar as informações e/ou documentos solicitados em publicação de exigência de recurso (clique aqui para procedimento detalhado)
11) Outras: petição para qualquer solicitação que não possua petição específica (clique aqui para procedimento detalhado)
12) Prorrogação de prazo para cumprimento de exigência: petição para solicitar extensão de prazo para cumprimento de exigência, quando não for possível cumpri-la no prazo de 60 dias (clique aqui para procedimento detalhado)
Pagamentos de royalties de assistência técnica e científica ao exterior
O Certificado de Averbação/Registro emitido pelo INPI é necessário para realização do Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) do Banco Central do Brasil por meio do qual são realizados os pagamentos ao exterior a titulo de royalties pela exploração de direitos de propriedade industrial e os pagamentos por know-how, assistência técnica e científica e franquia (Resolução BACEN nº 3.844/2010).
O Registro da Operação Financeira (ROF) equivale aos documentos de registro de capitais externos emitidos pelo Banco Central para todas as finalidades legais, em particular a Lei nº 4.131/64 e a Lei nº 9.069/95. A inclusão de informações pelo usuário nesta transação tem caráter declaratório sendo o mesmo responsável por sua veracidade e legalidade.
Estão sujeitas ao registro as operações de fornecimento de tecnologia, serviço de assistência técnica, cessão de marcas e patentes, licença de uso de marcas e de exploração de patentes, franquias e serviços técnicos complementares prestados por residentes no exterior, e outras modalidades de transferência de tecnologia, desde que contratadas com residentes ou domiciliados no exterior.
Assessoria à transferência de tecnologia
O INPI também realiza um serviço de assessoria às empresas brasileiras na aquisição de tecnologia ou para obter licenciamento no Brasil e/ou no exterior, da seguinte forma:
Tecnológica
1) Elaborando estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia - nos setores industriais e de serviços, baseados nas averbações efetuadas pelo INPI - colocando à disposição do governo e dos interessados, visando dar subsídios à formulação das políticas setoriais e governamentais específicas.
2) Elaborando pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de "know-how", dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior ou no território nacional.
Contratual
1) Colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos.
2) Colhendo dados e estatísticas quanto à forma de negociação e aos preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional.
Conheça a história da atuação do INPI na área de Contratos
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