Tipos de contratos

Licencia de Uso de Marca (UM)

 Definición: El contrato de licencia de uso de la marca se destina a autorizar el uso efectivo, por terceros, de una marca regularmente solicitada o registrada en el INPI, debiendo respetar las disposiciones de los Artículos 139, 140 y 141 de la Ley nº 9.279/96 (Ley de PI Brasileña (LPI)).

 Objeto: Los contratos de Licencia de Uso de Marca deberán indicar el número de la marca registrada o de la solicitud de registro de la marca presentada en el INPI, las condiciones relacionadas con la exclusividad o no de la licencia y si hay permiso para sublicenciar la marca.

 Valor: En los contratos que implican marcas, los métodos de pago negociados son porcentaje recaudado sobre el precio neto de venta de los productos o ingresos netos obtenidos por los servicios objeto del contrato; valor fijo por unidad vendida o valor fijo. La remuneración sólo es posible a través del registro de la marca emitida por el INPI. Las solicitudes de marcas no tendrán derecho a remuneración. Cuando la solicitud se convierta en registro, el solicitante deberá solicitar al INPI la alteración del Certificado de Registro, y la remuneración será retroactiva desde la fecha de publicación de la aprobación del registro de la marca en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI).

 Plazo: El plazo de la licencia no podrá exceder al plazo de vigencia de las marcas registradas que se licenciarán. El contrato y/o adenda deberá estar vigente en el momento de la presentación del petitorio de registro al INPI.

 El acuerdo es susceptible de renovación mediante una Adenda Contractual, firmada por las partes dentro de la vigencia del contrato. Hay que presentar la adenda antes de la expiración del plazo del contrato en el Certificado de Registro. Caso el contrato tenga una cláusula de renovación automática del plazo, hay que protocolizar la solicitud a través de una petición de Alteración de Certificado de Registro, dentro de la vigencia del plazo del Certificado de Registro, y preferentemente con la presentación de una Carta Justificativa con la descripción de lo que se está solicitando.

 Cesión de Marca (CM)

 Definición: Contratos cuyo objetivo es la cesión de una marca registrada o de una solicitud de registro presentada en el INPI, implicando el cambio en la titularidad, debiendo respetar las disposiciones de los Artículos 134 a 138 de la Ley nº 9.279/96 (Ley de PI Brasileña (LPI)).

 Para requerir el registro de un contrato de cesión de marca, la marca tiene que estar regularmente solicitada o registrada en el INPI y el titular tiene que haber solicitado el cambio en la titularidad de la solicitud de registro presentada o de la marca registrada a la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. El número de la petición de cambio en la titularidad en el INPI se puede informar en la carta justificativa del petitorio de registro.

 Objeto: Los contratos de Cesión de Marca deberán indicar el número de la marca registrada o de la solicitud de registro presentada en el INPI.

 Valor: La remuneración del contrato de cesión de solicitud de registro de la marca y de marca registrada se establece por un valor fijo, según la negociación entre las partes del contrato.

Plazo: Los contratos se registran por el plazo declarado en el contrato.

Licencia para Explotación de Patentes (EP)

 Definición: Contratos cuyo objetivo es la licencia para explotación de la patente o de la solicitud de patente presentada en el INPI por el titular de la patente o por el solicitante, debiendo respetar las disposiciones de los Artículos 61, 62 y 63 de la Ley nº 9.279/96 (Ley de PI Brasileña (LPI)).

 Objeto: Los contratos de Licencia de Patente deberán indicar el número de solicitud o de la patente solicitada o concedida por el INPI, el título de la patente, las condiciones relacionadas con la exclusividad o no de la licencia y si hay permiso para sublicenciar la patente.

 Valor: En los contratos que implican patentes, los métodos de pago negociados son porcentaje recaudado sobre el precio neto de venta de los productos objeto del contrato; valor fijo por unidad vendida o valor fijo. Se suspenderá la remuneración de las solicitudes de patentes todavía no concedidas hasta la concesión de la patente. Cuando sea concedida la patente, la empresa deberá solicitar al INPI la alteración del Certificado de Registro, de manera que la remuneración sea retroactiva desde la fecha de inicio del plazo del contrato o de la adenda en el INPI.

 Plazo: El plazo de la licencia no podrá exceder al plazo de vigencia de las patentes que se licenciarán. El contrato y/o adenda deberá estar vigente en el momento de la presentación del petitorio de registro al INPI.

El acuerdo es susceptible de renovación mediante una Adenda Contractual, firmada por las partes dentro de la vigencia del contrato. Hay que presentar la adenda antes de la expiración del plazo del contrato en el Certificado de Registro. Caso el contrato tenga una cláusula de renovación automática del plazo, hay que protocolizar la solicitud a través de una petición de Alteración de Certificado de Registro, dentro de la vigencia del plazo del Certificado de Registro, y preferentemente con la presentación de una Carta Justificativa con la descripción de lo que se está solicitando.

Cesión de Patente (CP)

 Definición: Contratos cuyo objetivo es la cesión de una patente o de una solicitud de patente presentada en el INPI, implicando el cambio en la titularidad, debiendo respetar las disposiciones de los Artículos 58 y 59 de la Ley nº 9.279/96 (Ley de PI Brasileña (LPI)).

 Para requerir el registro de un contrato de cesión de patente, la patente tiene que estar regularmente solicitada o registrada en el INPI y el titular tiene que haber solicitado el cambio en la titularidad de la patente o de la solicitud de patente a la Dirección de Patentes, Programas de Computadora y Topografías de Circuitos Integrados. El número de la petición de cambio en la titularidad en el INPI se puede informar en la carta justificativa del petitorio de registro.

 Objeto: Los contratos de Cesión de Patente deberán indicar el número y el título de la patente o de la solicitud de patente presentada en el INPI.

 Valor: La remuneración del contrato de cesión de solicitud de patente se establece por un valor fijo, según la negociación entre las partes del contrato.

 Plazo: Los contratos se registran por el plazo declarado en el contrato.

Licencia para Explotación de Diseños Industriales (EDI)

 Definición: Contratos cuyo objetivo es la licencia de explotación de diseños industriales registrados y/o solicitud presentada en el INPI, debiendo respetar las disposiciones del Artículo 121 de la Ley nº 9.279/96 (Ley de PI Brasileña (LPI)).

 Objeto: Los contratos de Licencia de Diseños Industriales deberán indicar el número de solicitud o registro de los diseños industriales, las condiciones relacionadas con la exclusividad o no de la licencia y si hay permiso para sublicenciar los diseños industriales.

 Valor: En los contratos que implican diseños industriales, los métodos de pago normalmente negociados son porcentaje recaudado sobre el precio neto de venta de los productos objeto del contrato y valor fijo por unidad vendida. Se suspenderá la remuneración de las solicitudes de diseños industriales hasta el registro de los diseños industriales. Cuando sean registrados los diseños industriales, la empresa deberá solicitar al INPI la alteración del Certificado de Registro, de manera que la remuneración sea retroactiva desde la fecha de inicio del plazo del contrato o de la adenda en el INPI.

 Plazo: Los contratos se registran como máximo por el plazo de vigencia de los registros de diseños industriales que se licenciarán. El contrato y/o adenda deberá estar vigente en el momento de la presentación del petitorio de registro al INPI.

El acuerdo es susceptible de renovación mediante una Adenda Contractual, firmada por las partes dentro de la vigencia del contrato. Hay que presentar la adenda antes de la expiración del plazo del contrato en el Certificado de Registro. Caso el contrato tenga una cláusula de renovación automática del plazo, hay que protocolizar la solicitud a través de una petición de Alteración de Certificado de Registro, dentro de la vigencia del plazo del Certificado de Registro, y preferentemente con presentación de Carta Justificativa con la descripción de lo que se está solicitando.

Cesión de Diseños Industriales (CDI)

 Definición: Contratos cuyo objetivo es la cesión de diseños industriales o de una solicitud de diseños industriales presentada en el INPI, implicando el cambio en la titularidad, debiendo respetar las disposiciones del Artículo 121 de la Ley nº 9.279/96 (Ley de PI Brasileña (LPI)).

 Para requerir el registro de un contrato de cesión de diseños industriales, los diseños industriales tienen que estar regularmente solicitados o registrados en el INPI y el titular tiene que haber solicitado el cambio en la titularidad de los diseños industriales a la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. El número de la petición de cambio en la titularidad en el INPI se puede informar en la carta justificativa del petitorio de registro.

 Objeto: Los contratos de Cesión de Diseños Industriales deberán indicar el número de solicitud o de registro de los dibujos y modelos industriales en el INPI.

 Valor: La remuneración del contrato de cesión de una solicitud de diseños industriales y de diseños industriales se establece por un valor fijo, según la negociación entre las partes del contrato.

 Plazo: Los contratos se registran por el plazo declarado en el contrato.

Licencia Obligatoria de Patente

 Definición: Licencia obligatoria es la explotación efectiva, por terceros, del objeto de una patente regularmente concedida por el INPI, identificando el derecho de propiedad industrial, debiendo respetar las disposiciones de los artículos 68 a 74 de la Ley nº 9.279/1996 (Ley de PI Brasileña (LPI)), además del Decreto nº 3.201, del 06/10/1999 y del Decreto nº 4.830, del 04/09/2003.

 El titular estará sujeto a tener la patente con licencia obligatoria, entre otras razones enumeradas en el art. 68 de la ley nº 9.279/96, debido a la no explotación del objeto de la patente en el territorio brasileño por falta de fabricación o fabricación incompleta del producto. Sólo se requerirá la licencia obligatoria después de tres años desde la concesión de la patente.

 Sólo una persona con interés legítimo y que tenga capacidad técnica y económica para realizar la explotación eficiente del objeto de la patente y/o solicitud de patente podrá requerir esa licencia.

 La Licencia Obligatoria se podrá presentar de dos formas:

a) Licencias de interés privado se pueden presentar por abuso de derecho o por abuso de poder económico;

b) Licencias de interés público tienen como finalidad atender situaciones de emergencia nacional o de interés público, a condición de que el titular de la patente o su licenciatario no satisfaga esa necesidad. Se podrá conceder de oficio una licencia obligatoria para explotación de la patente, provisional y no exclusiva, sin perjuicio de los derechos del respectivo titular.

 Objeto: La Solicitud de Licencia Obligatoria de Patente indicará el número y el título de la patente, o de la solicitud de patente en caso de Licencia de interés público, y las condiciones relacionadas con la explotación del privilegio. Las licencias obligatorias serán siempre concedidas sin exclusividad, no admitiéndose la sublicencia.

Valor: Las remuneraciones más usuales son el porcentaje sobre el precio neto de venta, valor fijo por unidad vendida; asistencia técnica, individuando técnicos e indicando remuneraciones diarias.

Plazo: Los contratos se registran como máximo por el plazo de vigencia de las patentes que se licenciarán.

El licenciatario deberá iniciar la explotación del objeto de la patente en el plazo de un año desde la concesión de la licencia, admitida la interrupción por igual plazo, salvo razones legítimas. El titular podrá solicitar la casación de la licencia cuando no se cumpla ese plazo.

Licencia de Topografía de Circuito Integrado (LTCI)

 Definición: Contratos cuyo objetivo es la licencia para explotación de topografía de circuito integrado registrado en el INPI por el titular del registro, debiendo respetar las disposiciones de los Artículos 44 a 46 de la Ley nº 11.484, del 31 de mayo de 2007.

 Objeto: Los contratos de Licencia de Topografía de Circuito Integrado deberán indicar el número de solicitud y/o registro solicitado o concedido por el INPI, las condiciones relacionadas con la exclusividad o no de la licencia y si hay permiso para sublicenciar la topografía de circuito integrado.

 Valor: En los contratos que implican topografía de circuito integrado, los métodos de pago negociados son porcentaje recaudado sobre el precio neto de venta de los productos objeto del contrato; valor fijo por unidad vendida o valor fijo. Se suspenderá la remuneración de las solicitudes de registro de topografía de circuito integrado hasta la concesión del registro. Cuando sea concedido el registro, el solicitante deberá solicitar al INPI la alteración del Certificado de Registro, de manera que la remuneración sea retroactiva desde la fecha de inicio del plazo del contrato o de la adenda en el INPI.

 Plazo: El plazo de la licencia no podrá exceder al plazo de vigencia de la topografía de circuito integrado que se licenciará.

El acuerdo es susceptible de renovación mediante una Adenda Contractual, firmada por las partes dentro de la vigencia del contrato. Hay que presentar la adenda antes de la expiración del plazo del contrato en el Certificado de Registro. Caso el contrato tenga una cláusula de renovación automática del plazo, hay que protocolizar la solicitud a través de una petición de Alteración de Certificado de Registro, dentro de la vigencia del plazo del Certificado de Registro, y preferentemente con presentación de Carta Justificativa con la descripción de lo que se está solicitando.

 Cesión de Topografía de Circuito Integrado (CTCI)

 Definición: Contratos cuyo objetivo es la cesión total o parcial de una topografía de circuito integrado registrado en el INPI, implicando el cambio en la titularidad, debiendo respetar las disposiciones de los Artículos 41 a 43 de la Ley nº 11.484/2007.

Para solicitar el registro de un contrato de cesión de topografía de circuito integrado, el registro por el INPI es necesario y el titular tiene que haber solicitado el cambio en la titularidad de la topografía de circuito integrado a la Dirección de Patentes, Programas de Computadora y Topografías de Circuitos Integrados. El número de la petición de cambio en la titularidad en el INPI se puede informar en la carta justificativa del petitorio de registro.

 Objeto: Los contratos de Cesión de Topografía de Circuito Integrado deberán indicar el número de la topografía de circuito integrado solicitado o concedido por el INPI.

 Valor: La remuneración del contrato de cesión de solicitud o registro de topografía de circuito integrado se establece por un valor fijo, según la negociación entre las partes del contrato.

 Plazo: Los contratos se registran por el plazo declarado en el contrato.

Licencia Obligatoria de Topografía de Circuito Integrado

 Definición: Contratos cuyo objetivo es una suspensión provisional del derecho de exclusividad del titular de una solicitud o registro de topografía de circuito integrado presentado o registrado en el INPI, debiendo respetar las disposiciones de los Artículos 47 a 54 de la Ley nº 11.484/2007.

 Se podrán conceder licencias obligatorias para asegurar la libre competencia o prevenir abusos de derecho o de poder económico por el titular del derecho, incluso el incumplimiento del mercado con respecto al precio, cantidad o calidad. La licencia tendrá un carácter de no exclusividad y será intransferible.

Sólo una persona con interés legítimo y que tenga capacidad técnica y económica para realizar la explotación eficiente del objeto de la topografía de circuito integrado y/o solicitud de la topografía de circuito integrado podrá requerir esa licencia.

 Objeto: Esos contratos deberán indicar el número de solicitud en el INPI. La solicitud de licencia obligatoria se deberá formular mediante indicación de las condiciones ofrecidas al titular del registro.

Valor: El titular deberá ser adecuadamente remunerado según las circunstancias de cada uso, teniéndose en cuenta, obligatoriamente, en el arbitrio de esa remuneración, el valor económico de la licencia concedida.

Plazo: Los contratos se registran como máximo por el plazo de vigencia de la topografía de circuito integrado que se licenciará.

 Adquisición de Tecnología (FT)

 Definición: La finalidad del contrato de Adquisición de Tecnología es la adquisición de conocimientos y técnicas no respaldados por los derechos de propiedad industrial solicitados o concedidos en Brasil, y el contrato debe incluir el grupo de datos e información técnicos para permitir la fabricación de los productos y/o procesos.

Objeto: Los contratos deberán incluir una identificación de los productos y/o procesos o servicios en el sector de actividad económica definido en el objeto social de la empresa cesionaria, así como la tecnología y conocimientos tácitos o explícitos que la empresa cesionaria va a adquirir.

 Valor: Las remuneraciones y los métodos de pago se establecen según la negociación contractual, normalmente calculados de acuerdo con el porcentaje recaudado sobre el precio neto de venta del producto resultante de la aplicación de la tecnología; o el valor fijo por unidad vendida o valor fijo. Caso haya un pago adicional por la asistencia técnica entregada, el contrato deberá indicar el número de técnicos involucrados y determinar sus respectivas remuneraciones diarias.

 Plazo: Los contratos se registran por el plazo declarado en el contrato. El contrato y/o adenda deberá estar vigente en el momento de la presentación del petitorio de registro al INPI.

El acuerdo es susceptible de renovación mediante una Adenda Contractual, firmada por las partes dentro de la vigencia del contrato. Hay que presentar la adenda antes de la expiración del plazo del contrato en el Certificado de Registro. Además, hay que demostrar la capacitación de la adquirente y la obtención de resultados reales derivados de la incorporación de la tecnología.

 Caso el contrato tenga una cláusula de renovación automática del plazo, el solicitante debe protocolizar la solicitud a través de una petición de Alteración de Certificado de Registro, dentro de la vigencia del plazo del Certificado de Registro, y preferentemente con la presentación de una Carta Justificativa con la descripción de lo que se está solicitando.

Entrega de Servicios de Asistencia Técnica y Científica (SAT)

 Definición: Contratos o facturas de entrega de servicios de asistencia técnica que establecen las condiciones de obtención de técnicas, métodos de planificación y programación, así como búsquedas, estudios y proyectos destinados a la ejecución o entrega de servicios especializados relacionados con la actividad principal de la empresa, así como los servicios entregados en equipos y/o máquinas en el extranjero, cuando sean acompañados de un técnico brasileño y/o generen cualquier tipo de documento, como, por ejemplo, informes.

 Como no se caracterizan como transferencia de tecnología, según los términos del Artículo 211 de la Ley nº 9.279/96, algunos servicios técnicos también son exentos de registro por el INPI. Vea la lista de los servicios en la Resolución/INPI nº 156/2015.

 Los contratos de entrega de servicios de asistencia técnica y científica que impliquen transferencia de tecnología entre partes con domicilio en Brasil son registrables en el INPI. Los contratos de exportación de servicios de asistencia técnica y científica son exentos de registro en el INPI.

 Objeto: El objeto del contrato y de la factura de entrega de asistencia técnica y científica deberá estar relacionado con el ámbito de servicios que impliquen transferencia de tecnología porque involucran la transmisión directa de información y conocimientos técnicos.

Hay que detallar el objeto de la contratación con claridad, definiendo los servicios que se ejecutarán.

 Valor: En esos contratos, hay que explicitar el coste basado en el número de técnicos extranjeros, las calificaciones de los técnicos; el número de horas/días trabajados por cada técnico, el valor de las remuneraciones diarias (tasa/hora o día) detallado por tipo de técnico y el valor total de la entrega del servicio, aunque estimado.

 Ejemplo de cláusula de remuneración o anexo:

 Por los servicios entregados por la Cedente durante la vigencia de este contrato, la Cesionaria deberá pagar a la Cedente el importe de EUR81.900,00, según indicado en la tabla a continuación:

 Plazo: Los contratos se registran por el plazo previsto para la entrega del servicio o por el período de ejecución de los servicios, de conformidad con el contrato.

El acuerdo es susceptible de renovación mediante una Adenda Contractual, firmada por las partes dentro de la vigencia del contrato. Hay que presentar la adenda antes de la expiración del plazo declarado del contrato en el Certificado de Registro. En casos de Adendas que cambien el valor del contrato, hay que presentar los detalles del valor adicional, aunque estimado, en base al número de técnicos, sus calificaciones, el número de horas/días trabajados por cada técnico, el valor de las remuneraciones diarias y el valor total. Además de informar los valores ya remitidos.

 Caso el contrato tenga una cláusula de renovación automática del plazo, hay que protocolizar la solicitud a través de una petición de Alteración de Certificado de Registro, dentro de la vigencia del plazo del Certificado de Registro, y preferentemente con la presentación de una Carta Justificativa con la descripción de lo que se está solicitando.

 Franquicia (FRA)

 Definición: Contratos que se destinan a la concesión provisional de un modelo de negocio que involucre el uso de marcas y/o explotación de patentes, entrega de servicios de asistencia técnica, de forma combinada o no, con cualquier otra modalidad de transferencia de tecnología necesaria a la obtención de su objetivo. Esos contratos deberán indicar el(los) número(s) de la(s) solicitud(es) y/o registro(s) de los derechos de propiedad industrial presentados en el INPI, la descripción detallada de la franquicia y la descripción general del negocio. También hay que presentar la Circular de Oferta de Franquicia (COF) o declaración de recepción de la Circular de Oferta de Franquicia, según los términos de la Ley nº 8.955/94 (Ley de Franquicia).

La Circular de Oferta, entre otros aspectos que se mencionan en la Ley de Franquicia, debe incluir, obligatoriamente, la siguiente información: historial resumido de la empresa; balances y estados financieros de la empresa; perfil del franquiciado “ideal”; situación ante el INPI de las marcas y patentes involucradas. La Circular se deberá entregar al franquiciado diez días antes de la firma del contrato.

 El contrato de master franquicia incluye la concesión a la empresa franquiciada del derecho de subfranquiciar el sistema de franquicia en áreas específicas. El contrato de subfranquicia incluye las autorizaciones concedidas por el franquiciante a un subfranquiciante para formalizar un contrato de subfranquicia.

 Objeto: Los contratos deberán enumerar las solicitudes presentadas o marcas registradas y/o solicitudes presentadas o patentes concedidas por el INPI, las condiciones de exclusividad y subfranquicia, si ocurrirá una entrega de servicios, así como otros aspectos considerados necesarios.

 Valor: La remuneración de los contratos normalmente estipula la tasa de franquicia (valor fijo pagado en el inicio de la negociación); tasa de royalties (porcentaje sobre el precio neto de ventas); tasa de publicidad (porcentaje sobre ventas), además de otras tasas.

 Plazo: Los contratos se registran hasta el plazo de vigencia de las marcas registradas y/o patentes concedidas por el INPI involucradas en la franquicia.