Contratos de tecnologia

Os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial podem ser firmados com titulares residentes no país, ou com titulares ou depositantes de direitos residentes em outros países.

Tipos de contratos

Contratos de importação: acordos cuja parte licenciadora dos direitos, fornecedora da tecnologia ou prestadora do serviço, é domiciliada no exterior. Podem implicar em transferências de recursos para o exterior.

Contratos internos: aqueles cujas partes são domiciliadas no país. Preveem pagamentos em moeda corrente nacional.

Contratos de transferência de tecnologia: envolvem ativos intangíveis não amparados por direitos de propriedade industrial formalmente constituídos conforme definido na Lei da Propriedade Industrial. Os contratos de transferência de tecnologia são organizados em duas categorias ou modalidades contratuais:

• Contratos de fornecimento: tratam de negócios envolvendo tecnologias não amparadas por direito de propriedade industrial, chamadas know how.
• Acordos de serviços de assistência técnica: contratação de competências para a busca de soluções técnicas específicas, bem como capacitação e treinamento, realizados por pessoal especializado.

Nos contratos de transferência de tecnologia precisam ser especificados, o objeto do acordo, os produtos associados à tecnologia em referência, os prazos e as condições de uso desses conhecimentos.

A remuneração pelo fornecimento de tecnologia e prestação de serviços é baseada em percentual sobre vendas dos produtos e serviços associados à tecnologia fornecida ou valor fixo pela exploração da tecnologia que é objeto da negociação. Também é possível a combinação desses modelos de remuneração para o fornecimento de relatórios, manuais e desenhos, que constitui o chamado know-how e segredos industriais.

Os contratos de franquia: estabelecem os termos da relação entre franqueados e franqueadores, geralmente baseados em princípios de cooperação e coordenação, compartilhamento de custos, além do compromisso com modelos e padrões que configuram a identidade necessária à organização de uma rede.

A remuneração nos contratos de franquia usualmente envolve o pagamento ao franqueador de uma taxa de franquia, uma taxa de royalties e também uma taxa de publicidade. Os valores dependem das características do setor de atividade explorado pelo sistema e também variam conforme a capacidade de mobilização do mercado e reputação do próprio sistema.

Contratos de cooperação tecnológica: é o compartilhamento de recursos e custos relacionados ao esforço para formação de competências e para o domínio de tecnologias necessárias para a melhoria ou para a criação de novos produtos e processos produtivos.

Acordos de cooperação: direitos de propriedade intelectual, como patentes, e as competências especializadas, como know how, são geralmente aportados pelas partes como recursos para os projetos. Os direitos sobre os resultados – incluindo os eventuais ativos de propriedade industrial que resultem dos esforços de P&D – são partilhados pelos participantes ou consorciados na medida do seu interesse e envolvimento com o empreendimento.

Contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial e fornecimento de tecnologia: têm como objeto a exploração econômica de competência ou de direito previamente existente, que é detido pelo licenciante ou cedente da tecnologia.

Contratos envolvendo direitos de propriedade industrial: são aqueles cujo objeto são marcas, patentes, desenhos industriais. Esses contratos podem ser:

• Contratos de licenciamento: servem para estabelecer as condições de exploração ou uso desses direitos por alguém que não é o proprietário. É preciso que haja uma definição do prazo de exploração do direito pelo licenciado e uma definição da extensão dos direitos de uso que estão sendo concedidos na relação entre as partes.
• Licenciamento exclusivo: os direitos de propriedade industrial que compõem o objeto do contrato são licenciados em caráter temporário, conforme acordado no contrato, apenas para um licenciado.
• Licenciamentos não-exclusivos: os direitos temporários de exploração podem ser estendidos para dois ou mais licenciados. Há ainda a possibilidade de o titular conceder direito exclusivo de exploração ou uso e abre mão do seu direito de exploração, o que é chamado de licença-solo.
• Contratos de cessão: são estabelecidas as condições do negócio para a mudança de titularidade ou de propriedade dos direitos, acordos de compra e venda.

Existem duas formas básicas para estipular a remuneração nos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial. São elas, o percentual sobre as vendas dos produtos e serviços associados à tecnologia licenciada, e o valor fixo pela exploração dos direitos que são objeto da negociação entre licenciante e licenciado.

Nos negócios envolvendo o fornecimento de conhecimentos e ativos intangíveis não amparados por direitos de propriedade industrial, o objeto da negociação é especificado no contrato, juntamente com os direitos e obrigações acordados entre o cedente da tecnologia e o contratante, chamado de cessionário.

Tanto para o licenciamento quanto para cessão é necessário especificar com clareza os direitos de propriedade industrial que são objeto da transação econômica como, por exemplo, o número do registro da marca. É imprescindível definir-se no contrato a data a partir do qual o acordo é válido, seu prazo, além do valor do negócio. Os limites ou a abrangência dos direitos conferidos pelo titular a partir da negociação com o licenciado são explicitados nos contratos de licenciamento de patentes, marcas e desenhos industriais.

Licença Compulsória é uma outorga obrigatória para exploração não exclusiva da patente por terceiros sem autorização pelo titular. No Brasil, a Licença Compulsória para repressão de abusos da patente ou de poder econômico só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica de atender ao mercado. No caso de emergência nacional ou de interesse público é declarada em ato do Poder Executivo Federal e poderá ser concedida de ofício.

A averbação ou registro do contrato: é o reconhecimento público de um acordo entre as partes que se dá por meio da publicidade dos termos básicos do negócio. A diferença entre averbação e registro é que a averbação é relativa a contratos que envolvem direitos de propriedade industrial já registrados ou depositados no INPI, já o registro é feito para contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica.

A averbação e o registro dos contratos não são obrigatórios no Brasil, mas os efeitos jurídicos desse processo podem ser necessários para o cumprimento das obrigações, conforme as características dos acordos. Por isso, a averbação ou o registro é resultado do interesse das partes nos efeitos que ela produz.

Legislação e Tratados Internacionais Relacionados

Lei nº 8.955/1994 - Dispõe Sobre o Contrato de Franquia Empresarial

Lei nº 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial

Lei nº 12.529-2011 - Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

TRIPS (1994) - Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio